Прична отказа в регистрации ТМ

[WebBiz]

Добрый вечер! Возник следующий вопрос. Могут ли дать отказ в регистрации ТМ, с формулировкой, что подано на регистрацию такую же ТМ, по международной системе? И была проведена предварительная экспертиза.

[Поверенный]

Здравствуйте! К сожалению, Ваш вопрос не очень понятен, но попробую все же догадаться. если не то, то просто уточните вопрос.
Судя по всему Ваша ситуация такова:
- Имеется заявка на ТМ, назовем ее "АБВ". Эта заявка подана по национальной процедуре.
- Проведена предварительная проверка и поиск торговой марки (Вы назвали ее "предварительная экспертиза").
- Предварительная проверка не выявила знаков, которые могут помещать регистрации Вашей торговой марки "АБВ", поданной по национальной процедуре.
Вопросы: кто проводил проверку? И каким образом Вам дали Выводы и Рекомендации по результатам проверки? И давались ли они вообще?
- Вдруг откуда-то появилась международная торговая марка. И что интересно - тоже "АБВ".
И скорее всего - вы получили Предварительный отказ в регистрации.
Так или нет?

[WebBiz]

Вы все правильно поняли. Предварительную проверку, проводил тот патентный поверенный, который должен был зарегистрировать ТМ. У меня, есть документ, в котором в выводе написано:

Позначення можливо зареєструвати як знак для товарів і та послуг України

Соответственно с печатью и подписью поверенного.
Поэтому, хотел бы узнать. Могли ли мне дать отказ, после такой проверки с формулировкой, что кто-то подал на регистрацию ТМ, по международной системе?

PS. Хочу регистрировать новую ТМ (уже точно в другого патентного поверенного). Поэтому хочу свести "сюрпризы" к минимуму.

[Поверенный]

... Могли ли мне дать отказ, после такой проверки с формулировкой, что кто-то подал на регистрацию ТМ, по международной системе?..

К сожалению - могли.
Дело в том, что торговые марки, подаваемые на регистрацию по международной процедуре:
а) Появляются в Международной базе ТМ не сразу, а где-то через 2-3 месяца после подачи заявки.
Т.е., когда подается международная заявка, то она в начале, в Украине например, пока Укрпатент пройдет - надо время, потом ее отправляют в Женеву во Всемирную организацию интеллектуальной собственности - еще плюс время на доставку. Потом пока ее чиновники опубликуют - еще плюс время... Вот и выходит, что в Международной базе ТМ она появится через 2-3 месяца после подачи заявки в Укрпатент. А все это время в Международной базе ТМ ее просто нет. И поэтому в Отчете ее на день проверки и не будет.
б) А некоторые международные ТМ вообще могут появиться в Международной базе ТМ в течение 6-ти месяцев (и даже чуть более) после их подачи в стране происхождения этой ТМ. Но с международной датой подачи - по дате подачи в стране происхождения.
Например, кто-то в Украине подал заявку на регистрацию торговой марки по национальной процедуре. А через 5 месяцев решил подать на базе этой национальной заявки еще и международную заявку. Вот когда она тогда появится в Международной базе ТМ? - Правильно - через 7-8 месяцев.
А ведь проверка и поиск торговой марки, как и выводы о результатах, делаются сегодня...
Вот и возможен случай, когда поиск не отражает реальности.
Соответственно, Укрпатент-то проводит экспертизу Вашей заявки не сразу, а там месяцев через 8-9. Вот тогда-то через 8-9 месяцев все и выплывает.
И в регистрации отказывают и вполне законно. Так как у международной заявки дата более ранняя может быть чем у Вашей национальной заявки.
В нашей практике, когда мы проводим проверку торговой марки - такого пока не было.
А вот Укрпатент (вернее его филиал - Центр Инноватики) при проверке ТМ на моей памяти "влипал" не раз. Подробнее о конкретных случаях - может Яна вспомнит. Но такие случаи - все же редкость...
Но тут, в Вашем случае, уже вопросы совсем другие по проверке всплывают. Но не хочется их обсуждать публично...
По смене поверенного - Ваше право.

[Яна К.]

В нашей практике, когда мы проводим проверку торговой марки - такого пока не было.
А вот Укрпатент (вернее его филиал - Центр Инноватики) при проверке ТМ на моей памяти "влипал" не раз. Подробнее о конкретных случаях - может Яна вспомнит. Но такие случаи - все же редкость...

Да, я уже писала о неприятной ситуации во время регистрации знака "SMARTNET".

с международной датой подачи - по дате подачи в стране происхождения

Верно, но и тут есть подводные камни. Если между подачей заявки в наше Ведомство и оправкой заявки нашим Ведомством в ВОИС прошло более двух месяцев - датой подачи будет дата получения заявки Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Более того, существует проблема с международными регистрациями на кириллические ТМ. Все дело в том, что база ВОИС не распознает кириллические знаки и представляет их как "No verbal elements found", т.е. знаки, не содержащие словесных элементов...
На сегодняшний день количество кириллических знаков поданных или уже зарегистрированных по Мадридской системе составляет - 12930. И нет никакой возможности провести по ним поиск... Поэтому, к сожалению, никто не сможет Вам сказать "Подавайте и Вас 100% ждет положительный результат".

[Поверенный]

... Если между подачей заявки в наше Ведомство и оправкой заявки нашим Ведомством в ВОИС прошло более двух месяцев - датой подачи будет дата получения заявки Всемирной организацией интеллектуальной собственности....

Да, согласен, есть такое: если Украптент проспал с отправкой документов, то датой подачи международной заявки на торговую марку будет дата получения всех документов в WIPO.